试从2019年12月底发布的《专利审查指南》修改等探讨中美专利保护客体审查规则的同异

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作者：吴海蓉 北京市集佳律师事务所上海分所

原标题：试从2019年12月底发布的《专利审查指南》修改等探讨中美专利保护客体审查规则的同异

中国和美国是很多专利申请布局者重点关注的两个国家。2019年12月底以来，中国国家知识产权局发布了公告，对《专利审查指南》做出修改、解读，以更好地适应一般包含算法或商业规则和方法等智力活动的规则和方法特征（下称“算商特征”）的涉及人工智能、“互联网+”、大数据以及区块链等新业态新领域的发明专利申请的需求。几个月前，美国专利商标局也发布过修改审查规则的公告。

本文对前述公告简要介绍，并尝试从其内容的交叉之处，即，包含算商特征的发明专利申请的专利保护客体适格性，来探讨中国和美国的相关专利审查规则的同异，以供参考并与同道交流。

一、中国美国相关公告简介

a) 中国相关公告简介

2019年12月31日，中国国家知识产权局发布关于修改《专利审查指南》的公告（第343号）【1】（下称第343号公告），自2020年2月1日起施行，在《专利审查指南》第二部分第九章增加第6节，“包含算法特征或商业规则和方法特征的发明专利申请审查相关规定”，下设6.1、6.2和6.3小节，分别为“审查基准”、“审查示例”以及“说明书及权利要求书的撰写”，结合具体示例，对此类申请的授权客体、新颖性和创造性、说明书和权利要求书撰写方面进行了明确规定。

2020年1月22日，中国国家知识产权局发布2020年《专利审查指南》第二部分第九章修改解读【2】（下称修改解读），对第343号公告修改的主要内容进行介绍和解读。

b) 美国相关公告简介

2019年1月7日，美国专利商标局发布The 2019 Revised Patent Subject Matter Eligibility Guidance【3】（下称2019 PEG），即时生效，修改美国专利商标局确定专利或专利申请的权利要求是否指向司法例外（judicial exception，包括自然法则（law of nature）、自然现象（natural phenomenon）及抽象概念（abstract idea））主题的流程。算法或商业规则和方法很多时候被认为是抽象概念，故2019 PEG可谓与其审查流程相关。

2019年10月17日，美国专利商标局发布October 2019 Patent Eligibility Guidance Update【4】(下称October 2019 Update)，即时生效，回应针对2019 PEG收集的公众意见，提供进一步的解释和示例。

二、中美专利保护客体审查规则的同：将权利要求记载的所有内容作为一个整体

请参下述，中美两国的前述公告都规定在审查权利要求时，应将权利要求记载的所有内容作为一个整体。权利要求中的特征在审查时一并得到考虑，专利申请至少不会仅仅因为权利要求中涉及算商特征就被拒绝专利保护。

a) 第343号公告和修改解读

修改解读指出，第343号公告的修改在6.1节“审查基准”部分确立了审查的一般原则，其中第1个是强调对权利要求的整体考虑原则：涉及人工智能、“互联网+”、大数据以及区块链等的发明专利申请，权利要求中往往包含算法、商业规则和方法等智力活动的规则和方法特征。本次修改明确了在审查中，不应当简单割裂技术特征与算法特征或商业规则和方法特征，而应将权利要求记载的所有内容作为一个整体考虑。如果直接忽略这些特征或者将其与技术特征机械割裂，则无法客观评价发明的实质贡献，不利于保护真正的发明创造。

b) 2019 PEG和October 2019 Update

2019 PEG多次提及“the claim as a whole”，如：第53页第3栏第2段第3句，如果权利要求作为一个整体将其中提及的司法例外整合入其实际应用，则没有“指向”该司法例外，从而符合专利条件（“A claim is not ‘‘directed to’’ a judicial exception, and thus is patent eligible, if the claim as a whole integrates the recited judicial exception into a practical application of that exception.”）

October 2019 Update也多次提及“the claim as a whole”、“the claim, as a whole”等，比如：第12页倒数第2段第1句，在确定权利要求作为一个整体是否将一个司法例外整合入实际应用时重要的一个考量是评估所要求保护的发明是否改善计算机或其他技术的功能（“An important consideration to evaluate when determining whether the claim as a whole integrates a judicial exception into a practical application is whether the claimed invention improves the functioning of a computer or other technology.”）。又如，第13页第2段最后1句，对审查员来说，在确定权利要求是否提供计算机功能的改善或其他技术或其他技术领域的改善时， 重要的是要把权利要求作为一个整体分析（“[i]t is important for examiners to analyze the claim as a whole when determining whether the claim provides an improvement to the functioning of computers or an improvement to other technology or technical filed.”）。以及，第16页第6段第1句，审查员应解释为什么额外的元素单独以及组合起来没有导致权利要求作为一个整体远远超过司法例外(步骤2B)（“[t]he examiner should explain why the additional elements, taken individually and in combination, do not result in the claim, as a whole, amounting to significantly more than the exception (Step 2B).”）。

三、中美专利保护客体审查规则的异：对权利要求中算商特征以外的特征的审查

请参下述，中美两国在对权利要求中算商特征以外的特征的审查流程的定义文字不同，具体考量因素也有差别。

a) 第343号公告和修改解读

i. 审查流程、考量因素

由下述可见，中国审查员先审查算商特征以外的特征是否包含技术特征，即利用了自然规律的技术手段的体现。若否，则权利要求属于专利法第二十五条第一款第(二)项规定的智力活动的规则和方法，不应当被授予专利权。反之，则继续审查权利要求是否属于专利法第二条第二款规定的技术方案，即对要解决的技术问题采用了利用自然规律的技术手段，并且由此获得符合自然规律的技术效果的技术方案。也就是说，技术问题、技术手段、技术效果、是否利用自然规律、是否符合自然规律等是审查算商特征以外的特征时重要的考量因素。

例如，修改解读进一步指出，第343号公告的修改在6.1节“审查基准”部分确立的审查的一般原则的第2个是明确权利要求是否属于智力活动的规则和方法的审查标准（第6.1.1节）：修改明确了如果权利要求涉及抽象的算法或者单纯的商业规则和方法，且不包含任何技术特征，则这项权利要求属于智力活动的规则和方法，不应当被授予专利权。但是，只要权利要求包含技术特征，该权利要求就整体而言并不是一种智力活动的规则和方法，不应当依据专利法第二十五条第一款第（二）项排除其获得专利权的可能性。

依据修改解读，第343号公告的修改在6.1节“审查基准”部分确立的审查的一般原则的第3个是明确权利要求是否属于技术方案的审查标准（第6.1.2节）：修改明确了客体相关法律条款的审查顺序。针对要求保护的主题，首先应当审查其是否不属于智力活动的规则和方法，再审查其是否属于专利法第二条第二款规定的技术方案。在判断一项权利要求是否是技术方案时，应当对其中涉及的技术手段、解决的技术问题和获得的技术效果进行分析，这与《指南》第二部分第一章第2节规定的技术方案是对要解决的技术问题所采取的利用了自然规律的技术手段的集合等的判断原则是一致的。

审查指南第二部分第一章第2节涉及不符合专利法第二条第二款规定的客体，规定：专利法所称的发明，是指对产品、方法或者改进所提出的新的技术方案，这是对可申请专利保护的发明客体的一般性定义，不是判断新颖性、创造性的具体审查标准。技术方案是对要解决的技术问题所采取的利用了自然规律的技术手段的集合。技术手段通常是由技术特征来体现的。

ii. 参考示例

为帮助理解，第343号公告里第6.2节对第6.1节所述的审查原则进一步诠释，从正反两方面增加了6个关于授权客体的审查示例。本文摘录其中3个示例如后。例1是一种抽象的数学模型建立方法，属于专利法第二十五条第一款第（二）项规定的智力活动的规则和方法。例3属于商业模式可授权客体。例5属于反面举例。

【例1】

一种建立数学模型的方法

申请内容概述

发明专利申请的解决方案是一种建立数学模型的方法，通过增加训练样本数量，提高建模的准确性。该建模方法将与第一分类任务相关的其它分类任务的训练样本也作为第一分类任务数学模型的训练样本，从而增加训练样本数量，并利用训练样本的特征值、提取特征值、标签值等对相关数学模型进行训练，并最终得到第一分类任务的数学模型，克服了由于训练样本少导致过拟合而建模准确性较差的缺陷。

申请的权利要求

一种建立数学模型的方法，其特征在于，包括以下步骤：

根据第一分类任务的训练样本中的特征值和至少一个第二分类任务的训练样本中的特征值，对初始特征提取模型进行训练，得到目标特征提取模型;其中，所述第二分类任务是与所述第一分类任务相关的其它分类任务;

根据所述目标特征提取模型，分别对所述第一分类任务的每个训练样本中的特征值进行处理，得到所述每个训练样本对应的提取特征值;

将所述每个训练样本对应的提取特征值和标签值组成提取训练样本，对初始分类模型进行训练，得到目标分类模型;

将所述目标分类模型和所述目标特征提取模型组成所述第一分类任务的数学模型。

分析及结论

该解决方案不涉及任何具体的应用领域，其中处理的训练样本的特征值、提取特征值、标签值、目标分类模型以及目标特征提取模型都是抽象的通用数据，利用训练样本的相关数据对数学模型进行训练等处理过程是一系列抽象的数学方法步骤，最后得到的结果也是抽象的通用分类数学模型。该方案是一种抽象的模型建立方法，其处理对象、过程和结果都不涉及与具体应用领域的结合，属于对抽象数学方法的优化，且整个方案并不包括任何技术特征，该发明专利申请的解决方案属于专利法第二十五条第一款第(二)项规定的智力活动的规则和方法，不属于专利保护客体。

【例3】

一种共享单车的使用方法

申请内容概述

发明专利申请提出一种共享单车的使用方法，通过获取用户终端设备的位置信息和对应一定距离范围内的共享单车的状态信息，使用户可以根据共享单车的状态信息准确地找到可以骑行的共享单车进行骑行，并通过提示引导用户进行停车，该方法方便了共享单车的使用和管理，节约了用户的时间，提升了用户体验。

申请的权利要求

一种共享单车的使用方法，其特征在于，包括以下步骤：

步骤一，用户通过终端设备向服务器发送共享单车的使用请求;

步骤二，服务器获取用户的第一位置信息，查找与所述第一位置信息对应一定距离范围内的共享单车的第二位置信息，以及这些共享单车的状态信息，将所述共享单车的第二位置信息和状态信息发送到终端设备，其中第一位置信息和第二位置信息是通过GPS信号获取的;

步骤三，用户根据终端设备上显示的共享单车的位置信息，找到可以骑行的目标共享单车;

步骤四，用户通过终端设备扫描目标共享单车车身上的二维码，通过服务器认证后，获得目标共享单车的使用权限;

步骤五，服务器根据骑行情况，向用户推送停车提示，若用户将车停放在指定区域，则采用优惠资费进行计费，否则采用标准资费进行计费;

步骤六，用户根据所述提示进行选择，骑行结束后，用户进行共享单车的锁车动作，共享单车检测到锁车状态后向服务器发送骑行完毕信号。

分析及结论

该解决方案涉及一种共享单车的使用方法，所要解决的是如何准确找到可骑行共享单车位置并开启共享单车的技术问题，该方案通过执行终端设备和服务器上的计算机程序实现了对用户使用共享单车行为的控制和引导，反映的是对位置信息、认证等数据进行采集和计算的控制，利用的是遵循自然规律的技术手段，实现了准确找到可骑行共享单车位置并开启共享单车等技术效果。因此，该发明专利申请的解决方案属于专利法第二条第二款规定的技术方案，属于专利保护的客体。

【例5】

一种消费返利的方法申请

内容概述

发明专利申请提出一种消费返利的方法，通过计算机执行设定的返利规则给予消费的用户现金券，从而提高了用户的消费意愿，为商家获得了更多的利润。

申请的权利要求

一种消费返利的方法，其特征在于，包括以下步骤：

用户在商家进行消费时，商家根据消费的金额返回一定的现金券，具体地，

商家采用计算机对用户的消费金额进行计算，将用户的消费金额R划分为M个区间，其中，M为整数，区间1到区间M的数值由小到大，将返回现金券的额度F也分为M个值，M个数值也由小到大进行排列;

根据计算机的计算值，判断当用户本次消费金额位于区间1时，返利额度为第1个值，当用户本次消费金额位于区间2时，返利额度为第2个值，依次类推，将相应区间的返利额度返回给用户。

分析及结论

该解决方案涉及一种消费返利的方法，该方法是由计算机执行的，其处理对象是用户的消费数据，所要解决的是如何促进用户消费的问题，不构成技术问题，所采用的手段是通过计算机执行人为设定的返利规则，但对计算机的限定只是按照指定的规则根据用户消费金额确定返利额度，不受自然规律的约束，因而未利用技术手段，该方案获得的效果仅仅是促进用户消费，不是符合自然规律的技术效果。因此，该发明专利申请不属于专利法第二条第二款规定的技术方案，不属于专利保护的客体。

b) 2019 PEG和October 2019 Update

i. 审查流程、考量因素

另一方面，依据October 2019 Update，摘录于下的图1（Figure 1）和图2（Figure 2）可展示2019 PEG与美国专利审查流程中整个专利保护客体分析之间的关系。参考图1和图2，以算商特征作为司法例外的示例，美国审查员先对权利要求整体作最宽合理解释，然后分析权利要求是否属于四大法定种类（方法（process）、机器（machine）、制品（manufacture）、组成（composition of matter））。若否，则权利要求不属于35 USC 101规定的主题，不可受专利保护。

若是，在修改后的步骤2A的第1分支（prong one），美国审查员判断权利要求是否讲述算商特征。若否，则权利要求没有指向算商特征，属于35 USC 101规定的主题，可受专利保护。

若是，在修改后的步骤2A的第2分支（prong two），美国审查员审查算商特征以外的特征是否将算商特征整合进入实际应用。若是，则权利要求没有指向算商特征，属于35 USC 101规定的主题，可受专利保护。

若否，则权利要求指向算商特征，在原本的步骤2B进一步分析算商特征以外的特征是否远远超过算商特征/提供发明构思（providing an inventive concept）。若是，则权利要求属于35 USC 101规定的主题，可受专利保护。反之，则不可受专利保护。

图1

图2

参考October 2019 Update，在修改后的步骤2A的第2分支，美国审查员需要分析权利要求的发明创造是否改进计算机或其他技术的功能（improves the functioning of a computer or other technology）、被应用或使用以治疗或预防某种疾病或身体状况（applied or used to effect a particular treatment or prophylaxis for a disease or medical condition）、由特定机器或制造实施（implemented with a particular machine or manufacture）、使物品发生特定的变化或减少（effects a particular transformation or reduction of an article）等。若是，则权利要求没有指向算商特征，属于35 USC 101规定的主题，可受专利保护。若否，则权利要求指向算商特征，需要在步骤2B进一步分析。

在步骤2B，美国审查员需要考量，例如，算商特征以外的特征是否提及的是在相关领域充分了解的、例行的、常规的活动（well-understood, routine, conventional activity in the relevant field）。若否，则权利要求属于35 USC 101规定的主题，可受专利保护。反之，则不可受专利保护。

ii. 参考示例

美国专利商标局的专利审判和上诉委员会（下称PTAB）2019年12月11日指定为信息型的2019年4月1日在Ex parte Hannun (formerly Ex parte Linden)案件做出的决定【5】可以作为帮助理解其对2019 PEG的应用的示例。此案中的权利要求11如下所述：

11. A computer-implemented method for transcribing speech comprising:

receiving an input audio from a user;

normalizing the input audio to make a total power of the input audio consistent with a set of training samples used to train a trained neural network model;

generating a jitter set of audio files from the normalized input audio by translating the normalized input audio by one or more time values;

for each audio file from the jitter set of audio files, which includes the normalized input audio:

generating a set of spectrogram frames for each audio file;

inputting the audio file along with a context of spectrogram frames into a trained neural network;

obtaining predicted character probabilities outputs from the trained neural network; and

decoding a transcription of the input audio using the predicted character probabilities outputs from the trained neural network constrained by a language model that interprets a string of characters from the predicted character probabilities outputs as a word or words.

PTAB认为，根据2019 PEG，上述权利要求指向具体的实施，包括normalizing an input file, generating a jitter set of audio files, generating a set of spectrogram frames, obtaining predicted character probabilities from a trained neural network and decoding a transcription of the input audio using the predicted character probability outputs等实际上不能通过智力实现的步骤，且其说明书描写了using DeepSpeech learning, i.e. a trained neural network, along with a language model “achieves higher performance than traditional methods on hard speech recognition tasks while also being much simpler.，等等，因此，权利要求11并未指向抽象概念，可受专利保护。

四、中国、美国包含算商特征的发明专利申请的专利保护客体适格性审查规则的探讨

由上述可见，中国和美国进行保护客体审查时都强调将权利要求记载的所有内容作为一个整体，都把发明创造能否带来技术效果作为一个重要考量因素。

与此同时，中国和美国在对权利要求中算商特征以外的特征的审查流程的定义文字不同，具体考量因素也有区别。例如，中国审查是否包含技术特征后视需要分析是否是技术方案，而美国审查是否整合进实际应用后视需要分析是否远超司法例外、提供发明构思，以及，在美国疾病治疗是可能获得专利保护的有利考量因素，而在中国则可能未必【6】。

于专利申请布局者而言，可针对中美两国关于专利保护客体的不同要求布局不同的专利申请、撰写不同的权利要求，以争取获得对发明创造尽可能全面、合理的保护。

此外，撰写专利申请时也可以考虑尽量将算商特征与技术特征结合，并针对各特征个体、组合具体描述技术效果，从而提高在两国获得专利权的可能性。

参考文献

【1】关于修改《专利审查指南》的公告（第343号），http://www.cnipa.gov.cn/zfgg/1144989.htm ，2020年2月25日最后访问。

【2】2020年《专利审查指南》第二部分第九章修改解读，http://www.cnipa.gov.cn/zcfg/zcjd/1145668.htm，2020年2月25日最后访问。

【3】2019 Revised Patent Subject Matter Eligibility Guidance，https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2019-01-07/pdf/2018-28282.pdf ，2020年2月25日最后访问。

【4】October 2019 Update: Subject Matter Eligibility，https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/peg_oct_2019_update.pdf，2020年2月25日最后访问。

【5】Ex parte Awni Hannun, Carl Case, Jared Casper, Bryan Catanzaro, Gregory Diamos, Erich Elsen, Ryan Prenger, Sanjeev Satheesh, Shubhabrata Sengupta, Adam Coates, and Andrew Y. Ng, Appeal 2018-003323, Application 14/735,002.

【6】中华人民共和国专利法（2008修正）第二十五条 对下列各项，不授予专利权：

（一）科学发现；

（二）智力活动的规则和方法；

（三）疾病的诊断和治疗方法；

（四）动物和植物品种；

（五）用原子核变换方法获得的物质；

（六）对平面印刷品的图案、色彩或者二者的结合作出的主要起标识作用的设计。

对前款第（四）项所列产品的生产方法，可以依照本法规定授予专利权。

来源：IPRdaily中文网（iprdaily.cn）

作者：吴海蓉 北京市集佳律师事务所上海分所

编辑：IPRdaily王颖          校对：IPRdaily纵横君

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