从爱马仕案谈虚拟空间的商标保护（上）

二、数字经济商标权“第一案”之尾声

2023年2月8日，法院对本案作出宣判，这场备受瞩目的数字经济商标权“第一案”终于落下帷幕。法院在判决书中归纳出了以下争议焦点：

第一，应当以何种测试法评估罗某的行为是否侵犯了爱马仕的商标权？

爱马仕主张适用“ Gruner + Jahr 测试标准”，并要求应用“宝丽来因素” [3]来评估引起混淆的可能性，即MetaBirkins并非艺术品，从消费者易混淆MetaBirkins与爱马仕的Birkin的角度出发，主张构成侵权；

罗某主张适用“罗杰斯测试标准”，即MetaBirkins属于艺术品，基于法律对创作权益的保护，并不构成侵权。

为便于读者理解，以下我们将简要介绍上述提及的两种测试标准及“宝丽来因素”。

“ Gruner + Jahr测试标准”来源于1993年的一起商标侵权纠纷。原告于1926年出版了《PARENTS》杂志；被告则出版了全国知名的杂志《Ladies' Home Journal》，后被告又于1991年出版了名为《PARENT'S DIGEST》的独立杂志。原告指控被告构成商标侵权，因为被告使用的标题“PARENT'S DIGEST”可能会与原告杂志名“PARENTS”混淆。地区法院认为原告必须证明其商标受到保护，并且必须证明被告的商标可能会导致与原告商标的混淆。如果没有发现这种混淆的可能性，被告通常不会被认定侵犯了原告的商标。

“ 宝丽来因素”是混淆性测试最具有代表性的标准之一，来源于 Polaroid v. Polarad Electronics 案，包括8个要素：①原告商标的强度；②原告和被告商标之间相似程度；③商品或者服务近似程度；④原告进入该领域的可能性；⑤混淆的具体证据；⑥被告采用冲突商标是否具有善意；⑦被告商品或者服务的质量；⑧消费者的精细辨认程度。在实际案件的裁判中，法官会将8个因素逐一进行分析，看每个要素是倾向于哪方当事人，再综合8个因素的倾向，作出最终判断。

“ 罗杰斯测试标准”源自 Rogers v. Grimaldi （“ 罗杰斯案”）案，确立了商标侵权及不正当竞争领域适用美国《宪法》第一修正案的标准。该案中，被告制作并发行了名为《金杰和弗雷德》的电影，电影名称化用了金杰·罗杰斯和已故的弗雷德·阿斯泰尔的名字。两人是演艺界历史上最著名的二人组之一，《金杰和弗雷德》的电影名很容易让观众联想到二人。于是金杰·罗杰斯提起了诉讼，诉称被告违反了《兰哈姆法》( Lanham Act )第43条（a）款，制造出了电影是关于她的、或由她赞助、或她以其他方式参与电影的错觉，侵犯了她的宣传权；同时以错误内容描绘她，构成诽谤并侵犯了她的隐私权。地区法院最终认为被告在电影的标题和剧本中使用“罗杰斯”的名字是一种艺术表达，而不是商业言论，因此驳回原告起诉。

在适用“罗杰斯测试标准”的前提下，对于案件所涉作品是否适用美国《宪法》第一修正案，存在两个关键问题：

问题一，商标的使用与涉案作品的内容是否存在“艺术关联性”？若不存在，则构成商标侵权。若存在，则需要回答第二个问题。

问题二，商标的使用是否对涉案作品的来源或内容存在“明显的误导”？若存在，则认为构成商标侵权。若不存在，则认定该涉案作品对商标的使用受美国宪法第一修正案保护，不违反《兰哈姆法》。

在“爱马仕案”中，拉科夫法官认为，应当根据“罗杰斯测试标准”对罗某销售MetaBirkins的行为进行评估。这也意味着法院将涉案数字藏品划入了艺术品的范畴。在每个数字藏品被铸造之前，与之相关的图像是一个白色的笼罩物，直到罗某将该图像替换为其创作的MetaBirkins。鉴于消费者混淆在商标法中的核心地位，从潜在消费者的角度来看待这个问题，个人购买数字藏品不是为了拥有“数字契约”，而是为了能够独家拥有与数字藏品相关的内容，即MetaBirkins的图像。因此法院认为，罗某的MetaBirkins“可以构成一种艺术表现形式”，本案应当适用“罗杰斯测试标准”。尽管被告的创作受金钱驱动，但是法院不能仅仅因为艺术家寻求营销和销售其创作成果而剥夺美国《宪法》第一修正案对艺术作品的保护。

对于上述“罗杰斯测试标准”的第一个问题——商标与涉案作品是否存在“艺术关联性”，法院的认定标准较宽泛：除非商标的使用与作品没有任何艺术相关性，而只是为了利用原告的商标或品牌的宣传价值，否则即认定为具有艺术关联性。尽管爱马仕试图举证罗某利用原告辛辛苦苦培养的“知名度和商誉”实现不公平的获利，并提供了罗某声称自己“处于罕见的地位来欺负一个价值数十亿美元的公司”等言论，法院依然认可了本案中MetaBirkins作品的艺术关联性。

对于“罗杰斯测试标准”的第二个问题，是否存在明显的误导？法院认为如果一个作品“ 诱使公众相信”它是由原告创作或以其他方式授权的，则构成“明显的误导”，具体的判断标准要应用到“宝丽来因素”。换言之，如果要构成“明显的误导”，则要“根据‘宝丽来因素’评估出的混淆可能性必须特别令人信服，以超过‘罗杰斯案’中承认的第一修正案利益”。结合本案，相关的考虑因素是(1)Hermès商标的强度，更强的商标有权得到更多的保护；(2)Hermès的“Birkin”商标和“MetaBirkins”商标之间的相似性；(3)公众是否对Hermès与罗某的MetaBirkins系列的关系表现出实际混淆；(4)爱马仕通过进入数字藏品领域来“弥补差距”的可能性；(5)产品在市场上的竞争接近程度；(6)罗某在使用爱马仕的商标时是否表现出恶意；(7)MetaBirkins和Birkin商标各自的质量；(8)相关消费者的复杂程度。

最终，法院在适用“罗杰斯测试标准”的基础上，考虑到爱马仕的起诉书中对于MetaBirkins的混淆性做出了充分的指控，认为MetaBirkins商标对消费者构成了明显的误导，因此不能通过“罗杰斯测试”，最终判决爱马仕胜诉。

爱马仕的数字经济版权“第一案”至此可谓告一段落，但这不过是数字藏品和知识产权（通常是商标）相关诉讼中的冰山一角。不难想象，随着更多的品牌希望在数字经济中有所尝试，又有更多的艺术家希望借用新技术继续突破艺术创作的界限，未来类似的案件可能还会再次出现。 [4]因此，数字藏品产品的商标保护也将随之受到更多关注。

值得注意的是，爱马仕作为奢侈品行业的佼佼者，并没有像部分其他奢侈品品牌一样第一时间涉足虚拟空间。截至目前，爱马仕尚未推出任何数字藏品。在本案发生以前，也并未在相关类别下注册数字藏品商标。但是，这场开创性的诉讼似乎也在一定程度改变了这个古老奢侈品品牌对于虚拟世界的看法，例如据笔者观察，爱马仕也开始尝试涉足Web3领域。2022年4月，爱马仕执行董事会主席Axel Dumas在年度股东大会上表示，尽管集团仍将聚焦手工艺传承，但未来会考虑使用数字方式进行交流宣传。同年8月，美国专利商标律师Michael Kondoudis在社交媒体披露，爱马仕已向美国专利商标局提交了加密货币、数字藏品、数字经济、数字资产、虚拟服装等相关商标的申请。

爱马仕注册相关商标的举措无疑是在对其被侵权造成的影响做出弥补，并对未来相关事件进行防范。借着爱马仕的这一决策，笔者将在下篇中，从商标注册的分类标准的角度提出一些想法，助力虚拟空间的商标保护。

[注]

[1] 参见 Rogers v. Grimald , 875 F.2d 994 (2nd Cir. 1989) (1989)

[2] 参见爱马仕诉Mason Rothschild案: Hermès Int'l v. Rothschild , 590 F. Supp. 3d 647 (S.D.N.Y. 2022)

[3] 参见 Polaroid Corp. v. Polarad Electronics Corp ., 287 F.2d 492 (2d Cir. 1961)

[4] 参见梁信. 如何定义NFT艺术谁属？[N]. 21世纪经济报道,2023-02-20(012).

王红燕 律师

杭州办公室 合伙人

业务领域：知识产权权利保护, 跨境投资并购, 合规和反腐败

特色行业类别：通讯与技术, 文化娱乐产业

陈茜

杭州办公室 知识产权部

林楠

杭州办公室 知识产权部

《从一夜爆红的ChatGPT简评 发布的必要性和可执行性》 《人工智能时代，涉数据、算法的不正当竞争行为如何规制？（下）》 《人工智能时代，涉数据、算法的不正当竞争行为如何通过法律规制？（上）》 《以案说法：特许经营模式下如何实现反垄断合规？》 《人工智能企业知识产权管理实践探讨》

特别声明

以上所刊登的文章仅代表作者本人观点，不代表北京市中伦律师事务所或其律师出具的任何形式之法律意见或建议。

如需转载或引用该等文章的任何内容，请私信沟通授权事宜，并于转载时在文章开头处注明来源于公众号“中伦视界”及作者姓名。未经本所书面授权，不得转载或使用该等文章中的任何内容，含图片、影像等视听资料。如您有意就相关议题进一步交流或探讨，欢迎与本所联系。返回搜狐，查看更多