知名作品名称、角色名称保护的法律适用

二、“功夫熊猫案”（2015）—— 在先“商品化权”的角度

在梦工厂动画影片公司（下称梦工厂公司）与国家工商行政管理总局商标评审委员会、胡晓中商标异议复审行政纠纷案[4]中，法院适用2001年《商标法》第三十一条前半段规定，将“功夫熊猫KUNGFUPANDA”的在先知名电影名称及人物形象名称作为在先“商品化权”进行保护。

该案中，胡晓中申请注册“KUNGFUPANDA”商标指定使用在第12类“方向盘罩”等商品上；被异议商标被初步审定公告后，梦工厂公司提出异议申请，商标局作出准予注册的裁定；梦工厂公司向商评委提出异议复审申请，商评委裁定被异议商标核准注册；梦工厂公司不服提起诉讼。法院经审理认为：梦工场公司主张的其对“功夫熊猫KUNGFUPANDA”影片名称享有的“商品化权”确非我国现行法律所明确规定的民事权利或法定民事权益类型，但当电影名称或电影人物形象及其名称因具有一定知名度而不再单纯局限于电影作品本身，与特定商品或服务的商业主体或商业行为相结合，电影相关公众将其对于电影作品的认知与情感投射于电影名称或电影人物名称之上，并对与其结合的商品或服务产生移情作用，使权利人据此获得电影发行以外的商业价值与交易机会时，则该电影名称或电影人物形象及其名称可构成适用2001年《商标法》第三十一条“在先权利”予以保护的在先“商品化权”。故判决撤销商评委的裁定，要求其重新作出裁定。

针对该案笔者认为，2001年《商标法》第三十一条前半段规定，申请商标注册不得损害他人现有的在先权利。对于如何把握该条款的“在先权利”范畴，最高人民法院《关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》第17条规定：“要正确理解和适用商标法第三十一条关于‘申请商标注册不得损害他人现有的在先权利’的概括性规定。人民法院审查判断诉争商标是否损害他人现有的在先权利时，对于商标法已有特别规定的在先权利，按照商标法的特别规定予以保护；商标法虽无特别规定，但根据民法通则和其他法律的规定属于应予保护的合法权益的，应当根据该概括性规定给予保护。”据此可知，2001年《商标法》第三十一条规定的“在先权利”是指除商标法规定以外的其他部门法明确规定的在先权利及合法民事利益。法院认定“功夫熊猫KUNGFUPANDA”作为在先知名的电影名称及人物形象名称所带来的商业价值和商业机会应当给予保护是适宜的。但是，在当时法律没有明确规定“商品化权”这种权利的情况下，在裁判文书中直接使用“商品化权”的名称和认定，在一定程度上是以司法的方式在制定法外创设权利，有欠妥当。不过可以肯定的是，本案在知名作品名称、角色名称保护的模式选择、保护条件和范围界定上所进行的积极探索和梳理，在一定程度上为后续立法规范提供了可供参考的指引。

三、“黑子的篮球案”（2016）—— 以其他不正当手段取得注册的角度

在开平市尚蓝体育用品有限公司（下称尚蓝公司）与国家工商行政管理总局商标评审委员会、株式会社集英社（下称集英社）商标权无效宣告请求行政纠纷案[5]中，法院适用2001年《商标法》第四十一条第一款以其他不正当手段取得注册的规定，对知名动漫作品名称“黑子的篮球”进行保护。

该案中，尚蓝公司申请注册“黑子的籃球”商标核定使用在第25类“服装”等商品上，除此之外还在多个类别上注册了一百余件与动漫作品《黑子的篮球》等作品名称、人物角色名称相关联的商标；集英社向商评委提出无效宣告请求，商评委作出裁定宣告争议商标无效；尚蓝公司不服提起诉讼。法院经审理认为：法律明确了以扰乱商标注册秩序、损害公共利益、不正当占用公共资源以及以其他方式谋取不正当利益的手段四项内容作为认定“其他不正当手段”的依据。一方面，从尚蓝公司大量注册商标的客观表现来看，难以得出其是为了商标使用的目的而注册的结论。大量注册商标的行为，必然会导致商标的囤积，影响正常的商标秩序。同时，尚蓝公司提交的证据也不足以证明其将争议商标进行了使用。大量注册商标却又不实际使用，进一步表明其注册争议商标的行为扰乱了商标注册秩序。另一方面，日本动漫作品《黑子的篮球》在中国具有一定的知名度。如果允许随意将他人创作的动漫作品名称以及涉及的角色名称等作为商标予以注册，就会滋长借助他人投入、攀附他人优势地位而获利的行为，有违诚实信用原则。尚蓝公司将“黑子的籃球”作为商标进行注册的行为，属于谋取不正当利益。特别是当该作品名称及角色名称尚不能构成法定的在先权利时，就不可能存在在先权利人或者利害关系人来阻止这种商标注册行为，这种不正当的行为就不能得到有效制止。将该行为作为以其他方式谋取不正当利益予以规制，填补了对利益关系人的保护空白。故判决驳回尚蓝公司的诉讼请求，维持商评委的裁定。

针对该案笔者认为，2001年《商标法》第四十一条第一款规定，已经注册的商标，是以其他不正当手段取得注册的，由商标局撤销该注册商标；其他单位或者个人可以请求商标评审委员会裁定撤销该注册商标。对“以其他不正当手段取得注册”的含义，最高人民法院《关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》第19条规定：“人民法院在审理涉及撤销注册商标的行政案件时，审查判断诉争商标是否属于以其他不正当手段取得注册，要考虑其是否属于欺骗手段以外的扰乱商标注册秩序、损害公共利益、不正当占用公共资源或者以其他方式谋取不正当利益的手段。对于只是损害特定民事权益的情形，则要适用商标法第四十一条第二款、第三款及商标法的其他相应规定进行审查判断。”法院在本案认定时考虑到现行法律没有明确规定作品名称、角色名称构成“商品化权”属于“在先权利”，故而慎重选择、解析现行法律规定，依据司法解释“谋取不正当利益的手段”“扰乱商标注册秩序”条款，认定尚蓝公司构成“以其他不正当手段取得注册”的情形，保持了司法的克制和谦恭。不过，2001年《商标法》第四十一条第一款规定属于商标禁用的绝对条款，本案适用该条款的最主要原因还是尚蓝公司具有不以使用目的大量囤积商标的行为，扰乱了商标注册秩序、影响到公共利益和公共秩序的维护。但是，如果本案不存在该种情形、仅有攀附他人优势地位而损害特定民事权益的行为，则将该种行为认定为“以其他方式谋取不正当利益的手段”纳入到2001年《商标法》第四十一条第一款绝对条款的规制更适宜，还是如“功夫熊猫案”通过扩大解释“在先权利”纳入到2001年《商标法》第三十一条的相对条款规制更为妥当，可能确实存在法律适用上的纠结和矛盾。

四、“圣斗士星矢案”（2017）——“在先权益”的角度

在东映动画株式会社（下称东映动画）与国家工商行政管理总局商标评审委员会、福建省晋江市时兴鞋服有限公司商标权无效宣告请求行政纠纷案[6]中，法院适用2001年《商标法》第三十一条前半段规定，认定东映动画对知名动漫作品名称“圣斗士星矢”享有“在先权益”进行保护。

该案中，时兴公司申请注册“聖闘士星矢SHENGDOUSHIXINGSHI及图”商标核定使用在第25类“游泳衣”等商品上；东映动画向商评委提出无效宣告请求，商评委作出裁定维持争议商标继续有效；东映动画不服提起诉讼。法院经审理认为：针对将他人具有较高知名度的漫画作品名称作为商标进行注册的行为，在先生效判决考虑到大量以及多种类注册并攀附他人利益，将该种行为认定为“以其他不正当手段取得注册”的行为。但是，在先判决作出后，最高人民法院颁布的司法解释中明确了具有较高知名度的作品名称以及作品中的角色名称等可以认定为在先权益。由于2001年《商标法》第四十一条第一款主要调整商标无效的绝对事由，在司法解释已经可以作为认定在先权益法律渊源的情况下，对于将他人具有较高知名度的漫画作品的名称作为商标进行注册，无需再援用2001年《商标法》第四十一条第一款关于绝对事由的规定进行调整。故判决撤销商评委的裁定，要求其重新作出裁定。

针对该案笔者认为，根据2017年施行的《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》第二十二第二款的规定：“对于著作权保护期限内的作品，如果作品名称、作品中的角色名称等具有较高知名度，将其作为商标使用在相关商品上容易导致相关公众误认为其经过权利人的许可或者与权利人存在特定联系，当事人以此主张构成在先权益的，人民法院予以支持。”据此，作品名称、角色名称可以享有“在先权益”获得保护的要件为：一是该作品在著作权保护期限内；二是作品名称、角色名称具有较高知名度；三是作品名称、角色名称作为商标使用在相关商品上容易导致相关公众的混淆误认。最高人民法院在发布上述司法解释答记者问时指出：“关于作品名称、角色名称的保护也是实践中非常受关注的问题。按照我国著作权法的规定，作品名称、角色名称通常不能受到著作权法的保护，但是对于具有较高知名度的作品名称、角色名称而言，其知名度会带来相应的商业价值，权利人可以自行使用或者许可他人使用，构成可受保护的一种合法权益。”“在总结实践经验并充分征求意见的基础上，我们将作品名称、作品中的角色名称在特定情形下所具有的相关利益，纳入商标法第三十二条规定的‘在先权利’予以保护，既从现行商标法的基本原则出发，也对著作权相关产业的发展予以适当关注。”由此可知，司法解释的该条规定关注到了相关产业发展的最新动态，肯定了知名作品名称、角色名称所具有的商业价值，从现行法律规定出发，明晰了作品名称、角色名称享有合法权益的保护条件和范围，明确了法律适用的标准，有助于司法裁判标准的统一和裁判结果的可预期性。不过，上述司法解释对于作品名称、角色名称受保护的要件中明确限定了作品要在著作权保护期限内，这是杂糅了对作品名称、角色名称进行著作权法保护与商标法保护的不同要件、不同的价值考量。在著作权法领域，作品保护期限的设定是对著作权人利益和社会公共利益进行平衡的结果。保护期满后的作品进入公共领域，可以实现思想的自由传播和知识的最大化利用。而从商标法角度看对作品名称、角色名称的保护，既然要将其作为“在先权益”纳入到“在先权利”的保护范畴，自然是要从保护特定民事主体既有的“在先权利”这一价值出发。如此，保护要件仍应从知名度、标志的近似程度、商品的关联程度、商标注册人的主观恶意等基于对特定民事主体利益考量的角度设置。这些均与设定作品保护期的价值取向不同、并无必然关联。该要件的限定是否适宜，值得思考。

五、“商品化权”或为可能？

“商品化权”是日本在20世纪60年代初从英美法的英文中直译过来的，中国则是从日本转引（日文原文即“商品化权”）。[7]对于知名作品名称、角色名称在特定情形下所具有的相关利益，上述司法解释虽然没有采用“商品化权”这样的表述，但有承认“商品化权益”的趋势。未来，对这种法律尚未命名的“在先权益”采用何种保护模式，是将其解释到现有的民事法律规定中，适用现有规定进行保护；抑或创设一种新的民事权利，由法律对其作出独立规定，还尚未可知。但无论采取何种方式，都需要遵循现有法律的体系化和逻辑性，与现行民事法律制度相适应。笔者认为，可以不必创设新的“商品化权”，通过合理解释现有民事法律、最大限度在已有规定内进行消化更为可行。我国《侵权责任法》第二条第二款规定了众多民事权益的类型：“本法所称民事权益，包括生命权、健康权、姓名权、名誉权、荣誉权、肖像权、隐私权、婚姻自主权、监护权、所有权、用益物权、担保物权、著作权、专利权、商标专用权、发现权、股权、继承权等人身、财产权益。”通过扩大解释《侵权责任法》保护的民事权益类型，将知名作品名称、角色名称在特定情形下所具有的相关利益解释到上述“财产权益”范围内，或许可以为知名作品名称、角色名称的保护提供一种方向。

作者单位：北京知识产权法院

【注释】

[1] 参见（2009）一中知行初字第2485号行政判决、（2011）高行终字第529号行政判决。

[2] 韩世远：《合同法总论》（第三版），法律出版社2011年版，第42-43页。

[3] 汪正：《此“不良印象”非彼“不良影响”》，载于《中华商标》，2007年第3期。

[4] 参见（2014）一中行（知）初字第4257号行政判决、（2015）高行（知）终字第1969号行政判决。

[5] 参见（2015）京知行初字第6058号行政判决。

[6] 参见（2015）京知行初字第5524号行政判决。

[7] 郑成思：《知识产权、财产权与物权》，载于《知识 产权》，1997年第5期。返回搜狐，查看更多