关于审查意见涉及专利法第2条2款答复思路的探讨

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近些年来，在电学领域中涉及权利要求不符合专利法第2条第2款关于技术方案规定的审查意见通知书越来越多，如商业模式（或方法）、算法、用户界面等电学领域。关于权利要求不符合专利法第2条第2款规定的保护客体的答复向来是一个难点，笔者拟从以下几个方面探讨关于权利要求不符合专利法第2条第2款规定的答复思路。若有不当之处，也请读者谅解，并批评指正，本文仅为交流、探讨。1、《专利审查指南》的相关规定对于涉及商业模式（或方法）、算法等的权利要求，在实审过程中，经常会被审查员认定涉案权利要求不符合专利法第25条第1款第2项关于智力活动的规则和方法的规定，或者是涉案权利要求不符合专利法第2条第2款规定的保护客体。《专利审查指南》指出，智力活动的规则和方法是指导人们进行思维、表述、判断和记忆的规则和方法。由于其没有采用技术手段或者利用自然规律，也未解决技术问题和产生技术效果，因而不构成技术方案。它既不符合专利法第2条第2款的规定，又属于专利法第25条第1款第2项规定的情形。因此，指导人们进行这类活动的规则和方法不能被授予专利权。但正如上所述，涉及商业模式等的发明专利申请越来越多，为此2017年4月1起实施的修改后的《专利审查指南》第二部分第一章第4.2节“智力活动的规则和方法”（2）中增加了以下内容：“涉及商业模式（或方法）的权利要求，如果既包含商业规则和方法的内容，又包含技术特征，则不应当依据专利法第25条排除其获得专利权的可能性”。由此可见，对于涉及商业模式（或方法）的权利要求若包含技术特征则满足专利法第25条的规定，上述修改进一步明确了涉及商业模式（或方法）权利要求与专利法第25条第1款第2项关于智力活动的规则和方法的关系。但是在审查实践中仍然存在大量指出涉及商业方法的权利要求不符合专利法第2条第2款规定的保护客体的规定，并且社会创新主体对专利申请主题是否符合专利法第25条第1款第2项或专利法第2条第2款关于保护客体的规定仍然存在不甚明确之处。

可能正因于此，为回应创新主体对进一步明确涉及人工智能等新业态新领域专利申请审查规则的需求，国家知识产权局关于修改《专利审查指南》的公告（第343号）决定对《专利审查指南》作出再次修改。这次在《专利审查指南》第二部分第九章增加第6节，“6. 包含算法特征或商业规则和方法特征的发明专利申请审查相关规定”。修改文件中强调了：涉及人工智能、“互联网+”、大数据以及区块链等的发明专利申请，一般包含算法或商业规则和方法等智力活动的规则和方法特征，本节旨在根据专利法及其实施细则，对这类申请的审查特殊性作出规定。

这次修改的审查指南规定：如果权利要求涉及抽象的算法或者单纯的商业规则和方法，且不包含任何技术特征，则这项权利要求属于专利法第25条第1款第2项规定的智力活动的规则和方法，不应当被授予专利权。如果要求保护的权利要求作为一个整体不属于专利法第25条第1款第2项排除获得专利权的情形，则需要就其是否属于专利法第2条第2款所述的技术方案进行审查。由此可见，对于涉及抽象的算法或者单纯的商业规则和方法的权利要求，首先需要判断其是否符合专利法第25条第1款第2项关于智力活动的规则和方法的规定，若满足上述规定，仍需要就其是否属于专利法第2条第2款所述的技术方案进行审查。下面我们就看下在专利申请实践中遇到的审查员认为权利要求书涉及的方案全部不符合专利法第2条第2款规定的具体案例以及关于该案件的答复思路。2、案情介绍该案涉及一种优化碳信息披露方案的方法和装置，所述方法基于改进树种算法能够解决投资者信息共享行为下企业碳信息披露、企业价值增加以及企业风险成本控制三者协同问题，能够辅助企业决策向不同投资者的碳信息披露程度，建立完善的碳信息披露机制。公布文本中的权利要求1内容如下：

3、审查意见该案在实审过程中，共发出两次审查意见通知书，审查员在两次通知书中均认为：权利要求1请求保护一种基于改进树种算法优化碳信息披露方案的方法，其解决的是投资者信息共享行为下企业碳信息披露、企业价值增加以及企业风险成本控制三者协同问题，企业的价值将会随着碳信息披露质量的提升而提升，企业的融资约束将会随着碳信息披露水平的提升而降低。可见，所述方法解决的是投资决策、企业价值评估、企业融资约束、企业风险成本控制这些商业问题，不属于技术问题。其提供的解决方案是采用改进树种算法，通过控制算法搜索趋势因子，在迭代过程中不断自适应调整算法选择随机位置的概率。该解决方案整体上仍属于一种数学计算方法，其依赖于人的思维活动，是一种人的思维运动的结果，不受自然规律的约束。因而权利要求1不构成专利法第2条第2款规定的技术方案。对于其余的权利要求审查员同样持此观点，认为所有权利要求不构成专利法第2条第2款规定的技术方案。4、答复思路专利法第2条第2款所称的发明，是指对产品、方法或者其改进所提出的新的技术方案。其中，技术方案是对要解决的技术问题所采取的利用了自然规律的技术手段的集合。技术手段通常是由技术特征来体现的。《专利审查指南》明确指出未采用技术手段解决技术问题，以获得符合自然规律的技术效果的方案，不属于专利法第2条第2款规定的客体。同样地，在2020年2月1日即将实施的《专利审查指南》中也指出：对一项包含算法特征或商业规则和方法特征的权利要求是否属于技术方案进行审查时，需要整体考虑权利要求中记载的全部特征。如果该项权利要求记载了对要解决的技术问题采用了利用自然规律的技术手段，并且由此获得符合自然规律的技术效果，则该权利要求限定的解决方案属于专利法第2条第2款所述的技术方案。由此可见，分析权利要求是否符合专利法第2条第2款规定客体审查意见的要点在于3个要素：第一，权利要求请求保护的方案是否解决了技术问题；第二，权利要求是否记载了对要解决的技术问题采用了利用自然规律的技术手段；第三，权利要求涉及的方案是否获得符合自然规律的技术效果，并且上述3个要素需要同时满足。既然关键点在于上述3个要素，答复的总体思路就在于想办法证明上述案例涉及的权利要求同时满足上述3个要素。5、具体的答复过程5.1权利要求1涉及的方案解决了技术问题审查员认为权利要求1涉及的方案解决的是投资决策、企业价值评估、企业融资约束、企业风险成本控制这些商业问题，不属于技术问题。为了证明权利要求1涉及的方案解决了技术问题，我们需要从申请文件出发，尤其是说明书部分来寻找相关证据。然而，该案例说明书背景技术涉及商业问题的描述较多，如说明书第0005段记载了“学者利用基于碳信息披露项目（CDP）的企业数据，进一步研究碳信息披露、市场环境与商业信用融资三者之间的关系，并利用市场环境对碳信息披露和商业信用融资二者关系的影响进行了检验”，说明书第0073段记载了“本发明公开的改进树种算法能够解决投资者信息共享行为下企业碳信息披露、企业价值增加以及企业风险成本控制三者协同问题，能够辅助企业决策向不同投资者的碳信息披露程度，建立完善的碳信息披露机制”。正因为说明书的背景技术部分和有益效果部分，均强调了涉案方案对辅助企业决策、增加价值的描述，并且第一次意见陈述并不是特别具体、到位，使得审查员自然而然的在第一次和第二次审查意见通知书中作出权利要求请求保护的方案未解决技术问题，解决的是商业问题的认定。然而，如果我们再仔细去看说明书的内容，可以看到该案例涉及优化碳信息披露方案（如权利要求1的主题就是优化碳信息披露方案），所述方案实质也是提供一种向不同类型的投资者公开不同程度的碳信息，如说明书第0073段关于本发明的技术效果处提到：本发明公开的改进树种算法能够辅助企业决策向不同投资者的碳信息披露程度，建立完善的碳信息披露机制。其次，说明书背景技术部分也提到：企业为了吸引更多的投资也会通过自媒体平台向投资者们公开自身的环境污染数据，其中碳信息作为环境污染数据的重要组成部分。再次，说明书第0074段公开了：与传统树种算法相比，改进树种算法主要通过引进随机个体来改善传统算法中的过早收敛和局部早熟的现象等技术效果。说明书第0101段；第0118段；第0181段也提到了所述改进后的算法由于改善了过早收敛和局部早熟，可以得到最优碳信息披露方案，也即使得向不同投资者推荐公开的碳信息更有针对性，更精准。进而我们可以得出结论，结合原说明书上下文，可以得出所述方案实际解决的“技术问题”是：如何更精准、更方便地向不同类型的投资者公开不同程度的碳信息，其实质上也是针对不同类型的投资者推荐公开不同程度的碳信息，吸引更多的投资者。同时，为了使权利要求1请求保护的方案能更容易被审查员认定解决的是上述“技术问题”，笔者根据原说明书第0160段的记载，在权利要求1中进一步限定了“所述方法用于确定企业向各个投资者披露的碳信息程度”，以使得权利要求1的方案与要解决的“技术问题”更相对应。但是对于上述认定的问题是否属于技术问题，仍然需要进一步去斟酌。尤其是在审查员二通坚持认为所述权利要求不符合专利法第2条第2款规定的技术方案的情况下，如若答复不合理，那么该申请很可能会被驳回。然而，在发明专利撰写以及答复过程中，经常面临的困惑是专利申请涉及的方案要解决的问题是否是技术问题。对于上述我们认定的“技术问题”是否是技术问题的判断时，可以寻找类似的已授权专利或者是经过复审、诉讼的授权专利进行进一步确认。例如，经过分析，我们可以得出上述案例要解决的“技术问题”是“如何更精准、更方便、更快速地向不同类型的投资者推荐公开不同程度的碳信息、公开针对特定投资者感兴趣的碳信息”。为了进一步确认上述问题属于技术问题，我们在专利局复审和无效审理部网站找到申请号为“200910128809.1”，发明名称为：“推荐音频的方法”的复审决定。在该决定中，复审合议组明确认定“如何快速、方便地为用户查找/确定其感兴趣的数据，该问题属于技术问题”，最终撤回了原审查员的驳回决定。由于该技术问题与我们对于上述案例总结的技术问题相似，坚定了我们答复的信心。当然，什么算是“相似”，每个人都会有自己的主观判断，我们认为的“相似”与审查员认为的“相似”可能不同，所谓“具体案情，具体分析”，这一点也需要注意。如若得不到审查员的认可，也需要对此有清醒的认识和心理准备。然而，无论如何，通过找到类似案情的已授权专利还是可以让我们更有信心的进行意见陈述，但是如何找到类似案情的已授权专利，尤其是在答复过程中找到类似的复审撤驳案例或者经过行政诉讼的授权专利。这一方面，要靠平时的积累，多阅读相关专业书籍，如复审委出版的《以案说法》、《专利复审和无效典型案例评析丛书》等，通过这些书籍慢慢积累一些典型的案例；另一方面，由于在平时的撰写与答复实践中会遇到各种各样的方案，上面的书籍很难覆盖所有方面的难题，这时候就需要发挥代理人的检索能力，通过检索来发现典型性案例。这也说明，好的代理人不仅需要具有检索现有技术，以确定相关现有技术的能力，同时也需要具有检索相关典型的复审、无效决定，判决书等案例的能力。仅以上述申请号为“200910128809.1”复审决定的检索过程为例，笔者抛砖引玉介绍下大概的检索过程。首先进入“专利局复审和无效审理部”的审查决定检索界面，如下图所示。由于我们需要检索的案例与专利法第2条第2款相关，那么我们就将法律依据填写为“第2条第2款”。

点击查询，发现共有1270份发明专利的审查决定与专利法第2条第2款相关。

这样的结果太多，噪音太大，无法精准命中我们想要找到的与“如何更精准、更方便、更快速地向不同类型的投资者推荐公开不同程度的碳信息、公开针对特定投资者感兴趣的碳信息”是否是技术问题的类似复审、无效等案例。为了减小噪音，我们可以在审查决定查询界面进一步限定发明名称或者是分类号等。由于我们总结的技术问题与如何推荐相关信息相关，那么就提取出“推荐”这个关键词，并将其限定在发明名称中，如下图所示。

如下图所示，由于我们在“发明名称”中限定了“推荐”，发明专利的审查决定由1268份减少为13份，并且所出现的审查决定中就有申请号为“200910128809.1”的复审决定，点击进去，进一步查看决定内容，发现在该决定中，复审合议组明确认定“如何快速、方便地为用户查找/确定其感兴趣的数据，该问题属于技术问题”，最终撤回了原审查员的驳回决定，其认定的技术问题与我们总结的“技术问题”相似，而这正是我们想寻找的案例。由此，也进一步增强了我们认定的“技术问题”是技术问题的信心。以上步骤，主要是对权利要求1涉及的方案解决的是技术问题的答复思路，是整体答复框架中的第一步。

5.2权利要求1涉及的方案采用的手段是技术手段，并取得了技术效果由于权利要求1涉及方案的内容几乎全是算法，审查员因此认定所述方案的实质是一种数学计算，其依赖于人的思维活动，不受自然规律的约束。一方面，笔者在意见陈述中陈述了修改后的权利要求1其主题是基于改进树种算法优化碳信息披露方案的方法，该方法是用于确定企业向各个投资者披露的碳信息程度。即权利要求1体现了该方法用于碳信息披露的技术领域，而权利要求1中的各个参数，如种群数目 POP、

表示企业向各个投资者披露的基本碳信息程度系数，

表示企业向第d-1个投资者披露的专属碳信息的程度系数等也具备了确切的物理含义，其涉及数据的选取以及处理步骤，并且权利要求 1 采取的改进树种算法通过引进随机个体等多种技术手段来改善传统算法中的过早收敛和局部早熟的现象，上述多种技术手段增加了种群的多样性，提高算法的全局搜索能力，使得碳信息的披露更方便、更精准。这表明权利要求1涉及的方案采用的是利用自然规律的技术手段，并取得了技术效果。上述答复的要点在于要体现出权利要求涉及的方案采用了利用自然规律的技术手段，并且由此获得符合自然规律的技术效果。另一方面，为了增强意见陈述的说服力，笔者通过进一步检索发现，发明名称为“用于RSA密码的蒙哥马利阶梯算法（CN201310627737.1）”的发明专利中，其权利要求涉及的也是含多种步骤的阶梯算法，但其同样被认为是授权客体，并最终被授予专利权。其授权权利要求1如下图所示。

尤其地，现有的期刊论文（涉及算法的专利申请审查标准研究，张晶，华南理工大学，中国硕士学位论文全文数据库）详细分析了该专利（CN201310627737.1），并在正文第24-25页详细讨论了涉案专利的权利要求是否符合专利法第25条第2款或是专利法第2条第2款的规定，经过详细分析，最终认为涉案专利属于专利法保护客体（参见该论文正文第27页）。通过这个案例，更加坚定了笔者关于本案例权利要求涉及的方案采用的手段是技术手段，并取得了技术效果的看法。以上是总体答复框架中的第二步和第三步。上述案例，经过上面的答复过程，最终在第二次意见陈述书后下发授权通知书。然而，正如笔者在上文中强调，上述案例仅是个案，在专利的撰写与答复过程中，一定要做到“具体案情，具体分析”，不可作一般性、普适性的推导，毕竟我们认为的“相似”与审查员认为的“相似”可能不同，如若得不到审查员的认可，也需要冷静对待。因此，上文的分析仅仅是关于一种答复思路的交流探讨，而不必拘泥于个案。6、总结通过上面的分析我们可以看到，对于专利法第2条第2款关于不授权客体的答复，关键点在于陈述权利要求涉及的方案解决了技术问题，采取了遵循自然规律的技术手段，并获得了符合自然规律的技术效果。首先，对于权利要求涉及的方案是否解决技术问题，需要仔细阅读说明书，站在本领域技术人员的角度来看，不应该只看一个方案能够解决的问题中是不是包含商业问题，而应该关注该方案所解决的问题是不是包含技术问题，在这个过程中，尤其应该注意判断说明书明确记载的所解决的问题是不是技术问题。如对于上述案例，笔者通过再三的阅读说明书，最终确认了上述技术问题。其次，在涉及商业模式（或方法）、算法类等的发明专利申请过程中，需要注意的是，如果申请文件中没有提及该商业模式或算法等的具体应用领域，没有限定商业模式或算法中参数在具体应用环境中所体现出的物理含义，仅是一种抽象模式或算法本身的改进，则属于人为制定和调整的规则，不能被授予专利权。另外，上述案例对我们最重要的启示是在撰写商业模式（或方法）、算法类等专利申请文件时，代理人需要明确：第一，所述申请文件涉及的方案其对象是否是具体应用领域中的技术数据；第二，所述申请文件涉及的方案本身是否符合自然规律的约束；第三，设置方法规则或算法规则的目的是否用于解决生产实践中的技术问题。古人云，“是故圣人不治已病治未病，不治已乱治未乱”，如若代理人一开始对上述问题有清晰、明确的答案，并在申请文件中重点突出“技术三要素”等相关内容，则更容易避免不授权客体的问题。如最近大家热议的“支付宝集五福专利申请”，其将集五福玩法撰写为“基于增强现实的虚拟对象分配方法及装置”，其涉及一种在分配虚拟对象时，使用符合自然规律的技术手段，提升交互性以及趣味性的技术方案，避免了存在不授权客体的问题。最后，在答复过程中，我们也可以主动去检索相关类似案例，看看类似案例的审查员、复审合议组等是如何审查，专利申请人又是如何答复的，有没有我们忽略的一些点，以方便我们去借鉴。如若找到大量的类似已授权案例，或者是了解了其他申请人的出色答复思路，则有助于完善答复构思，增加专利授权的概率。注：作者沟通邮箱：[email protected]来源：IPRdaily中文网（iprdaily.cn）作者：倪健编辑：IPRdaily王颖 校对：IPRdaily纵横君

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